Opinión

Licenciamiento de marcas e invenciones en Colombia

Cada vez más empresas locales tienen interés en licenciar marcas e invenciones. Existen buenas prácticas que facilitarán una negociación y le permitirán obtener los mejores beneficios para la explotación de estos activos.

Registros locales, derechos ciertos
El potencial licenciatario debe confirmar durante la negociación que su licenciante, empresa colombiana o extranjera, sea propietario de las marcas, patentes, modelos de utilidad o diseños industriales que pretende licenciar.

Se es propietario de una marca o patente cuando existe una decisión definitiva de la Superintendencia que otorga el derecho. El solicitante de un registro o derecho de patente tiene apenas una expectativa que no se ha concretado y por lo tanto ello implica un riesgo. De no existir un derecho local, el licenciatario quedaría expuesto a una reclamación de un tercero que sí tenga derechos adquiridos sobre una marca idéntica o similarmente confundible o sobre una invención protegida en Colombia.

Buena práctica: Identifique la validez de los derechos de propiedad industrial a través de certificaciones de vigencia y titularidad emitidas por la Superintendencia.

Alcance de uso, responsabilidad limitada
Durante el proceso de negociación del contrato, es relevante distinguir la parte del contrato frente a las afiliadas o subsidiarias del licenciatario que explotarán económicamente las marcas e invenciones. ¿El licenciante quien otorgará tales licencias directamente o el licenciatario puede otorgar sublicencias?

Es necesario dejar explícitas las facultades de uso que se confieren, si la licencia es exclusiva, los derechos que se reservan, el tiempo, auditorías de calidad, el territorio y las formas y medios de explotación autorizados.

En caso de que el licenciatario tenga conocimiento de infracciones de terceros. ¿Podrá iniciar las acciones legales localmente?, ¿lo hará licenciante?, ¿quién asumirá los costos?

Negocie una cláusula de confidencialidad que favorezca los intereses de ambas partes y ponga especial atención frente a la responsabilidad por información que deba revelarse a terceros en ejecución del contrato.
Jamás acuerde una licencia “verbal”. El contrato de licencia debe constar por escrito.

Los escenarios de terminación anticipada del contrato son importantes. También lo son las obligaciones a la fecha de terminación en relación con el inventario de producto y material de publicidad y, las que sobreviven respecto de la confidencialidad de la información.

Buena práctica: Defina de manera muy detallada y específica las autorizaciones y restricciones de uso de la licencia.

Beneficios fiscales
Los ingresos del licenciante tienen la calidad de regalías. Para que el licenciatario pueda deducir el gasto, debe registrar el contrato ante la Dian. Se exigirá adjuntar copia de los registros marcarios o de los derechos sobre nuevas creaciones concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Buena práctica: Registre el contrato en casos en que ha de pagar regalías al exterior.