• Mario Chaves Restrepo

jueves, 25 de abril de 2013

La Superintendencia de industria y Comercio (SIC) no permitió que Unilever registrara la marca “Ice Cool Menthol”, porque la consideró meramente descriptiva de lo que hace el producto que pretendían distinguir con el signo.

A pesar de la negativa de la SIC al registro, la empresa actualmente comercializa su champú de marca “Clear Ice Cool Menthol”, como lo hace en otras partes del mundo.

El intento de Unilever por registrar la marca “Ice Cool Menthol” comenzó en el 18 de enero del 2011, cuando presentó la solicitud ante la SIC para distinguir productos contenidos en el numeral 3 de la Clasificación Internacional de Niza (jabones, preparaciones limpiadoras, productos para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tinturas para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, sprays para el cabello, etc.).

Aunque no se presentaron oposiciones a la posibilidad de que la empresa, que tiene presencia en 150 países, se hiciera con la titularidad del signo, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC realizó el estudio de registrabilidad de la marca.

Al hacerlo, y para desgracia de Unilever, la SIC determinó que la marca incurría en la causa de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Es decir, la SIC determinó que “Ice Cool Menthol” solamente describía lo que hace el producto, por lo que no sirve para distinguirlo.

La Dirección de signos distintivos llegó a esa conclusión al determinar que las palabras “Ice”, “Cool” y “Menthol”, si bien eran palabras en otro idioma, eran expresiones cuyo significado es ampliamente conocido, y evocan la idea de frescura y de que refrescan la piel, algo común entre los productos de esa clase.

Según la SIC, permitirle a Unilever registrar la expresión podía implicar una ventaja competitiva frente al resto de los empresarios, porque el titular estaría facultado para impedir el uso de dicha expresión relacionada con esos productos a cualquier operador del mercado.

Ante esta decisión de l a Superintendencia, la empresa multinacional apeló. Al presentar la apelación, Unilever argumentó que “Ice Cool Menthol” era una expresión foránea y compleja, no conocida en el español, ni de uso común o generalizado entre quienes producen bienes que están en el numeral 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no era correcto decir que se apropiaba de una expresión generalizada en ese sector de la industria.

Además, argumentó que las expresiones “Ice” y “Cool” no daban al consumidor información sobre las propiedades del producto, y también alegó que la expresión se trataba de la combinación original de tres elementos que juntos no evocaban una idea unívoca al consumidor promedio.

A pesar de los argumentos de Unilever, al hacer el estudio de registrabilidad, la Superintendencia delegada para la propiedad industrial de la SIC volvió a negar el registro.

Al resolver el caso, la SIC determinó que la expresión “hielo, fresco, mentol” (traducción al español de “Ice Cool Menthol”) es de fácil conocimiento para el consumidor, debido a su proliferación en las etiquetas de muchos productos utilizados en el cuidado personal, que se caracterizan por producir sensación de frescura.

Por eso, la SIC argumentó que esas expresiones eran en sí mismas descriptivas de ciertas características de los productos que pretendía identificar, y que al no contar con elementos adicionales que les brinden distintividad, las hacían meramente descriptivas, por lo que no era posible registrarlas.

El camino que le queda a Unilever es demandar las resoluciones ante el Consejo de Estado. A pesar de no haber podido registrar la marca, la empresa sacó al mercado su champú “Clear Ice Cool Menthol”, como se puede comprobar en las páginas de almacenes como el Éxito o Central Mayorista. Al respecto, fuentes de la SIC explicaron que, si bien se puede sacar al mercado la marca sin registrarla, la compañía corre riesgos.