• Mario Chaves Restrepo

jueves, 18 de abril de 2013

Luego de que la Superintendencia de industria y Comercio (SIC) negara varias veces el registro de la marca “Euler Hermes” a la empresa con el mismo nombre, la compañía decidió demandar a la entidad ante el Consejo de Estado.

Según la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la CAN, el Consejo de Estado debe evaluar qué tan conectados están los productos y servicios que se cubrirían con la marca “Euler Hermes” a los que actualmente se distinguen con la marca “Hermes”.

Euler Hermes es una empresa que se dedica a proporcionar a las compañías seguro de crédito y protección contra los impagos comerciales. En marzo del 2004, esta organización pidió a la SIC el registro de la marca “Euler Hermes” para distinguir productos y servicios del numeral 35 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente en las áreas de seguros y créditos, excluyendo las áreas de ventas al por menor y comercio exterior.

Al analizar el caso, a pesar de que no se presentaron oposiciones a dicho registro, la División de Signos Distintivos de la SIC aseguró que no era posible registrar la marca por su parecido con el signo “Hermes”, de la empresa Hermes International S.A., que cobija productos y servicios que se encuentran en el mismo numeral 35, pero en las áreas de venta al detal y de comercio exterior.

Según la resolución de la SIC, se puede llegar a presentar una confusión indirecta en el consumidor, a tal punto que podría pensarse que las dos marcas le pertenecen a la misma empresa.

Al ver esto, la firma de créditos y seguros decidió interponer los recursos de reposición y de apelación a la decisión, y agregó que no entendía por qué se le negaba en registro de la marca, si ellos ya poseían la marca “EH Euler Hermes”, que es casi idéntica a la que estaban solicitando.

En la apelación, la Superintendencia delegada para la propiedad industrial de la SIC resolvió volver a negar el registro de la marca a la empresa.

Los argumentos no fueron diferentes. La SIC sostuvo que los signos que pretendían registrarse eran casi idénticos, y que los productos y servicios que se pretendían distinguir podían llegar a estar relacionados con los de la marca actualmente registrada, lo que generaría riesgo de confusión entre los consumidores.

Además, la SIC indicó, respecto al alegato de la empresa de seguros por el hecho de ya tener registrada la marca “EH Euler Hermes” que ese no era el momento para realizar un examen de registrabilidad sobre el signo ya otorgado.

Ante la respuesta negativa de la SIC, en 2008, Euler Hermes decidió demandar ante el Consejo de Estado para que el tribunal fuera el que decidiera el asunto. En la demanda, la compañía manifestó que los signos en conflicto amparan servicios diferentes, y sostuvo que la SIC está violando el principio de igualdad, ya que anteriormente le había concedido el registro de las marcas “EH Euler Hermes” y “EH” (clase 35 ambas).

En este caso, el ex superintendente delegado de la SIC Giancarlo Marcenaro indicó que lo que pasó es que si bien Euler Hermes fue muy específico con respecto a qué productos y servicios del numeral 35 quería cubrir, Hermes International no lo fue, lo que hace que la marca “Hermes”, legalmente, cubra todos los productos y servicios que pretende “Euler Hermes”, aunque en la práctica pueda que no sea así.

En cuanto a qué posibles soluciones podría tener este pleito, Marcenaro señaló que hoy en día, si se solicitara la marca nuevamente, podrían acudir a un tribunal de facilitación, que le permitiría a Euler Hermes, a Hermes International y a la SIC analizar los posibles problemas y hacer más factible el registro de la marca.

A pesar de las opciones presentadas por Marcenaro, lo cierto es que es el Consejo de Estado el que tendrá la última palabra, y de acuerdo con la interpretación prejudicial de la SIC, “el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza”. Ahí podría estar la clave para resolver la demanda de Euler Hermes contra la SIC.