jueves, 10 de agosto de 2017
La editorial defendió su marca ante el despacho
Bogotá_ A pesar de que en ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad a nivel nacional en temas de propiedad industrial, niega a diferentes empresas el registro de sus marcas, estas están habilitadas para apelar la decisión y argumentar para lograr un cambio en el concepto del fallo.
Esto ocurrió con la editorial británica Penguin Books Limited, que desde el año pasado estaba intentando registrar ante la SIC su marca Penguin, para identificar con ella productos en las clases 9 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en las que figuran discos, audiolibros, cintas de audio, publicaciones electrónicas y libros, revistas y productos de imprenta respectivamente.
La SIC encontró que entre la marca solicitada, y un signo previamente registrado, existían similitudes fonéticas y ortográficas que podrían llevar a una confusión. La marca con la que se encontraron semejanzas era Club Penguin, nombre con el que se conoce a un videojuego distribuido por Disney desde 2005 y que dejó de estar activo en el mercado en marzo de este año.
Penguin Limited Books, que hace parte del grupo editorial Penguin Random House desde 2013, cuando se fusionó con la editorial alemana Random House, intentó nuevamente registrar la marca por medio de una apelación a la decisión de la SIC, y argumentó que la comparación entre los signos debía hacerse en conjunto y no considerando expresiones aisladas.
Si bien ambas marcas son nominativas, de modo que no cuentan con elementos gráficos adicionales que las diferencien, la defensa de la editorial sostuvo diferencias en la cantidad de letras, la fonética, la ortografía y, principalmente, el concepto que representa cada una de modo arbitrario y que “ no relaciona con los productos y servicios a ser distinguidos con la marca, ni describe ni sugiere la calidad de dichos bienes”.
Al considerar estas características la SIC decidió otorgar a Penguin Limited Books el Registro Internacional N° 0993811 y sostuvo en su decisión de revocar el fallo anterior que “la marca registrada presenta una composición silábica superior, que la hace más extensa y le confiere una pronunciación diferente, permitiendo la diferenciación gramatical y fonética de los mismos”.
LOS CONTRASTES
Iván RincónExperto en Derecho Comercial y Socio de Confianza Plena
“Considero desacertada la decisión y creo que el riesgo de asociación persistirá en el mercado. El elemento conceptual con mayor fuerza distintiva recae sobre la palabra Penguin en ambas marcas”.
Juliana EcheverriGerente General de My Brand
“La decisión de la SIC es desafortunada porque a pesar de que las marcas pertenecen a las mismas clases no hizo un análisis a este respecto antes de revocar su decisión inicial y conceder Penguin”.
A pesar de que la editorial salió favorecida, algunos juristas no coinciden con la SIC. Juliana Echeverri, gerente general de My Brand calificó la decisión como desafortunada porque “hace un análisis de fraccionamiento marcario que va especialmente en contra de la jurisprudencia existente sobre el tema y por lo tanto concluye que no hay similitud entre Penguin y Club Penguin”.
Al igual que Echeverri, el abogado Iván Darío Rincón, experto en derecho comercial y socio de Confianza Plena, consideró que la decisión de la Superindustria fue desacertada ya que para su concepto “existe similitud ortográfica y fonética entre los signos comparados, ademas, el elemento conceptual con mayor fuerza distintiva recae sobre la palabra Penguin, que se reproduce en ambas marcas”, concluyó Rincón.
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