Opinión

Marcas: cuando la cancelación no es suficiente

Cuando la cancelación se usa como defensa ante un rechazo de la marca, cumplirá su objetivo solamente si es cancelada en su totalidad, o si es cancelada para los productos o servicios que se relacionan con los de la marca negada. Lo mismo sucederá si esta figura se usa como defensa en una oposición. 

Por otra parte, la cancelación no siempre alcanzará su objetivo cuando se usa para abrir el paso a adquirir esa misma marca. Si bien nuestra legislación le otorga un derecho preferente a quien logró la cancelación para que solicite el registro de una marca idéntica a la cancelada, no garantiza que le vayan a conceder el registro.  

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con ejercer el derecho preferente se logra que la solicitud de registro para la marca idéntica tenga prelación sobre las demás solicitudes de registro de marcas que hayan sido presentadas, pero no significa que se logre indiscutiblemente obtener el registro de la marca pretendida. 

Lo anterior, ya que a pesar de existir un derecho preferente la Superintendencia de Industria y Comercio deberá verificar si existen otras marcas idénticas o parecidas, y tendrá que decidir las oposiciones que se hayan presentado en contra de la nueva marca solicitada. Por lo tanto, el solicitante de la marca que invoca el derecho preferente podría encontrarse con varios obstáculos. 

Un impedimento importante son las familias de marcas. Una familia de marcas está compuesta por varias marcas de propiedad del mismo titular, que cuentan con un elemento distintivo en común que permite que los consumidores las asocien. 

Si se cancela solamente una de las marcas de la familia, su dueño podría oponerse al registro de la marca idéntica a la cancelada argumentando que su coexistencia con las demás causaría un alto riesgo de confusión y de asociación para los consumidores, quienes podrían asumir que esta no tiene el mismo origen empresarial y respaldo.  

Otro potencial obstáculo para el registro de la marca solicitada es el uso anterior de un nombre comercial idéntico o muy similar que cubra servicios iguales o relacionados. Para que se niegue el registro de una marca en este caso, el dueño del nombre comercial debe presentar una oposición con las pruebas que demuestren el uso anterior y continuo de su nombre comercial. 

Es preciso presentar evidencia de uso porque como los derechos sobre los nombres comerciales nacen y se terminan con su uso, determinar si el nombre comercial es anterior y sigue siendo utilizado es necesario para saber si el dueño del nombre tiene un mejor derecho. 

En consecuencia, puede ocurrir que la misma compañía a quien se le canceló una marca por falta de uso sí utilice una expresión muy similar o idéntica como nombre comercial y logre impedir el registro de la marca idéntica a la cancelada con fundamento en su nombre comercial. 

Evalúe bien la situación antes de cancelar una marca por no uso pues a pesar de lograr la cancelación, existe la posibilidad de que le nieguen el registro de la marca que desea registrar.