martes, 24 de octubre de 2017

Es posible que una marca registrada coexista en el mercado con otro signo sin registro de un tercero, y que su dueño decida obtener derechos marcarios varios años después de su convivencia. Para obtener los derechos correspondientes es necesario presentar una solicitud de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y que dicha autoridad conceda su registro.

Esta convivencia entre signos se conoce tradicionalmente como coexistencia de hecho, o coexistencia pacífica de marcas. Es usual verla cuando el nombre comercial de un empresario coincide con la denominación de su marca sin registro y ambos se utilizan en el mercado. Así, el nombre comercial y la marca sin registro podrán eventualmente coexistir con la marca registrada idéntica o similar de otra persona.

A diferencia de las marcas, los derechos sobre los nombres comerciales nacen con su primer uso en el mercado. Por lo tanto, es común que marcas registradas puedan coexistir con nombres comerciales idénticos o similares porque se trata de signos distintivos diferentes cuya protección se adquiere de una forma distinta.

Sin embargo, como los derechos sobre las marcas se adquieren una vez que la SIC otorga su registro, dicha entidad debe llevar a cabo un estudio de registrabilidad para determinar si con el registro de la nueva marca se están eventualmente vulnerando derechos de terceros, causando riesgo de confusión o de asociación para los consumidores.

En este caso la existencia previa del nombre comercial utilizado por el titular de la marca sin registro no es un factor que deba tenerse en cuenta para conceder su registro como marca precisamente porque estamos en presencia de dos tipos de signos distintivos con naturaleza y características diferentes.

A pesar de lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que si bien la coexistencia por sí misma no es determinante de la inexistencia del riesgo de confusión o de asociación, sí es un indicio cuando una marca registrada ha estado presente en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, junto con otro signo sin que haya habido inconvenientes entre ellos.

En la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 438-IP-2016, el Tribunal enunció los siguientes requisitos que deben cumplirse para que la coexistencia pueda tener efectos en el análisis de registrabilidad:

a) La coexistencia debe ser pacífica. No pueden haber existido reclamos privados ni procesos administrativos o judiciales entre los titulares en los que se advierta el riesgo de confusión o de asociación.

b) Es necesario que la coexistencia ocurra en el mismo mercado físico o virtual, de lo contrario no estaríamos frente a una coexistencia pacífica. Por lo tanto, los signos tienen que compartir un espacio geográfico o virtual en el que se intercambien bienes y servicios.

c) Para su efectiva incidencia en la percepción por parte de los consumidores, la coexistencia debe presentarse por un periodo prolongado de tiempo. El lapso será evaluado por la autoridad competente según la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en aparente conflicto. Lo anterior, ya que no puede darse el mismo tratamiento a las marcas que amparan productos estacionales o de temporada, productos de lujo o productos de consumo masivo, por ejemplo.

d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

e) Es preciso complementar la coexistencia con otros elementos que permitan generar una convicción total de la inexistencia del riesgo de confusión o de asociación para los consumidores.

Al llevar a cabo el análisis de registrabilidad debe realizarse un análisis prospectivo (para determinar si los consumidores pueden llegar a confundirse) y retrospectivo (revisando el pasado). Además, quien alegue la coexistencia puede aportar pruebas para demostrar la ausencia de confusión tales como estudios de diferenciación por parte de los consumidores, y pruebas que demuestren que los signos han compartido el mismo escenario de publicidad efectiva, entre otros.