martes, 3 de julio de 2012
Son dos productos destinados para el mismo fin y es el del cuidado e higiene personal.
Son talcos especiales para pies cuyas marcas enfrentan esta vez a las sociedades Schering Plough Healthcare Products Inc., y Serco International Corp. Ltd.
La demandante es Schering Plough, que solicita la nulidad de las marcas registradas 'Isana línea del cuidado de pies' (mixta) de la Clase 5, e 'Isana Talco para pies' (mixta) de la Clase 3, con base en que la marca 'Mexsana' (denominativa) es notoriamente conocida en el mercado. Adicionalmente, la sociedad demandante es propietaria de la marca 'Lady Mexsana' (denominativa) y de las marcas 'Mexsana' y 'Lady Mexsana' (mixtas).
Para la actora, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de las marcas sin atender a las similitudes de ésta con la marca notoriamente conocida 'Mexsana' (denominativa), causándole perjuicios.
Lo anterior, debido a que se trata de dos palabras que pueden generar confusión en los consumidores, debido a que concuerdan de manera fonética y ortográfica en algunas de sus letras que la componen. Para Schering, el hecho de que exista un registro de una marca que ampare productos similares a los protegidos por ella, genera que en el mercado se generen confusiones en cuanto al origen empresarial de los artículos.
Además de lo anterior, los dos productos se encuentran en la misma clasificación internacional de Niza, por lo tanto se acentúa el caso.
Para la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca 'Isana línea del cuidado de pies' (mixta) y la marca 'Mexsana' (denominativa) cuentan con elementos que las hacen distintivas entre sí y que, por ende, su coexistencia en el mercado no induciría al público en error sobre el producto o sobre su procedencia empresarial.
'Así, aunque los signos comparados comparten la terminación -Sana, cuentan con prefijos diferentes, a saber: I- y MEX- y, adicionalmente, como quiera que la marca 'Isana' es mixta y cuenta con un estilo de letra particular acompañado de la frase 'línea del cuidado de pies' y 'Talco para pies', no es susceptible de confusión con el signo 'Mexsana' (denominativo).
En cuanto a la violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, aduce que la sociedad demandante no aportó prueba de la notoriedad de la marca 'Mexsana' (denominativa), por lo que no podía invocar esa causal de irregistrabilidad.
La sociedad Serco no presentó contestación en este caso.
El Consejo de Estado solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de acuerdo con las características del caso.
El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.
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