• Simón Granja

miércoles, 13 de agosto de 2014

Después del proceso de apelación, el superintendente delegado para la propiedad industrial José Luis Londoño, resolvió negar el registro de la marca mixta Lasalle College International de la Escuela Internacional de Diseño y Comercio Lasalle College S.A, dándole la razón a la Universidad de la Salle que presentó oposición por el parecido con su marca.

Este pleito se remonta al 12 de marzo de 2012 cuando la Escuela Internacional de Diseño y Comercio Lasalle College S.A solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro de su marca mixta Lasalle College International para distinguir los servicios de telecomunicaciones comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez se publicó el extracto de solicitud, la Universidad de la Salle se opuso al registro con fundamento en la similitud y riesgo de confusión con su signo ya registrado del mismo nombre de la institución, que está registrada en la clase 41 que distingue a las academias y entidades educativas.

Dentro del tiempo concedido por la Dirección, la abogada apoderada de la marca solicitante Yeimy Herrera dio respuesta y presentó la defensa diciendo que “la expresión La Salle es inapreciable puesto que tiene significados diversos internacionalmente; que los signos ya han coexistido con la marca opositora y hay suficientes diferencias gráficas que permiten diferenciar las marcas”. Adicionalmente, destacó, no hay relación directa entre los servicios que distinguen ambas, según la resolución.

La Dirección pasó a realizar el estudio de registrabilidad, estableció la naturaleza de los signos y presentó otras marcas similares que han sido registradas. Allí encontró que son de carácter mixto y denominativo. En estos casos se debe tener en cuenta si predomina el elemento verbal, y si es así, se debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que se han establecido al respecto. En las particularidades de cada caso puede suceder que el elemento predominante sea el gráfico porque causa mayor impacto en el público.

Siendo así, en la observación de los signos enfrentados se evidencia que el elemento predominante es la expresión ‘la Salle’. Por tal razón, la Dirección consideró que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 135 de la decisión 486 de la Comisión Andina que dice que no se pueden registrar los signos que sean similares o idénticos a uno ya registrado. Además, resuelve que ambas marcas son susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

Con respecto a la conexión competitiva, es decir, la relación en el mercado, la Dirección encontró que aunque los servicios que prestan son diferentes, sí se encuentran estrechamente relacionados. Esto, porque los servicios de telecomunicaciones, principalmente el internet, se han convertido en el principal medio de difusión de formas de educación, por lo que es común encontrar que instituciones educativas lancen al mercado cursos a distancia por internet.

De esta manera, la Dirección resuelve en primera instancia irregistrable el signo solicitado. Lasalle International apeló argumentando que entre ambos signos hay suficientes diferencias y los servicios que prestaría la marca no se relacionarían; sin embargo, el delegado mantiene la decisión de la resolución anterior y negó el registro de la marca.

Para el abogado especialista en propiedad industrial Jesús Méndez, “la decisión proferida por la SIC es ajustada a derecho en cuanto se trata de la solicitud de un signo que reproduce una marca registrada con anterioridad para distinguir servicios relacionados”.

La Opinión

Jesús Méndez
Abogado especialista en propiedad industrial
“No hay nada que hacer, efectivamente la Superintendencia tomó la decisión ajustada a derecho encuanto se trata de la solicitud de un signo que reproduce una marca registrada con anterioridad para distinguir servicios relacionados”.