jueves, 14 de agosto de 2014
La empresa British American Tobacco solicitó la cancelación por no uso de la marca de tabaco Ibiza de la Tabacalera del Este.
La Dirección de Signos Distintivos canceló parcialmente el registro de la marca mixta y la limitó a cigarrillos, en una primera instancia, pero el superintendente delegado para la propiedad industrial José Luis Londoño revocó la decisión y canceló totalmente el registro del signo.
El 5 de septiembre de 2013, la sociedad British American Tobacco Limited presentó la solicitud de cancelación por falta de uso a la marca mixta Ibiza. El abogado apoderado de esta empresa Álvaro Correa Ordóñez, de Baker&Mckenzie, explicó que “la ley andina prevé una cancelación de no uso si han pasado tres años en los que no se ha comercializado por medio de la marca cierto producto. En este caso se detectó que el signo Ibiza no estaba en siendo utilizado”.
Ante lo cual, la empresa titular del signo a cancelar aportó las pruebas a la Dirección del uso de su marca. Argumentó que si bien en estos documentos presentados no aparece la empresa Tabacalera del Este, se observa que es la sociedad Tabacal Freezone quien está autorizada para el uso del signo. La abogada apoderada Mónica Wolf afirmó que“la cancelación por falta de uso lo que busca es no permitir el monopolio sobre el uso de una marca así no se esté utilizando. En este caso, sí se estaba utilizando. Y la cancelación fue erróneamente concebida”.
Los productos que distingue el signo Ibiza están catalogados en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza que reconoce el Tabaco, los derivados, los cigarrillos y los puros.
Correa explicó que en este caso, la marca Ibiza debía acreditar su uso entre el 5 de septiembre de 2010 y el 5 de septiembre de 2013.
“Nosotros demostramos que el producto sí se exporta”, dice Wolf , quien presentó 6 pruebas entre las cuales se incluyen las certificaciones de exportación de productos como también los documentos de importación; facturas de ventas, y las etiquetas de las cajas donde se comercializa el producto.
La Dirección quedó convencida de que el registro de la marca Ibiza sirve para comercializar solo algunos de los productos que reconoce en la resolución. Dice que “el signo no ha sido utilizado por la sociedad Tabacalera del Este para identificar todos y cada uno de los productos amparados en el certificado de registro”.
Por tal motivo, determina cancelar parcialmente el registro, lo que quiere decir que se limita a cigarrillos, el resto queda excluido.
Frente a esta decisión, Tabacalera del Este apeló diciendo que el tabaco como los derivados y los puros son vocablos que tienen una misma significación en relación con la expresión comúnmente conocida como cigarrillos.
Por el otro lado, la empresa solicitante de cancelación también apeló la decisión contrargumentando que los documentos aportados no demuestran el uso efectivo del signo en Colombia puesto que el producto Ibiza se importa con fines de reexportación, es decir que no tienen legalmente la intención de permanecer en el país. Los documentos demuestran que los productos Ibiza llegan desde Aruba a una zona aduanera especial ubicada en Maicao, Guajira.
A lo cual el superintendente Londoño confirmó y añadió que las pruebas no son suficientes y las cajetillas de cigarrillos tienen las etiquetas que la ley exige, como tampoco se demostró que son comercializadas en el exterior, de esta manera canceló el registro de la marca Ibiza.
Wolf dijo “exportar es un uso de la marca”. Pero el abogado Correa explicó que “se evidenció que el signo no satisface las necesidades del mercado teniendo en cuenta las características de los titulares de las marcas y el tipo de producto o servicio”.
La opinión
Mónica Wolf
Abogada Apoderada de la Empresa Tabacalera del Este
“Fabricar para exportar es un uso de marca, nosotros demostramos que el producto llega a Colombia y lo enviamos al exterior. Con esta decisión podemos seguir reexportando, pero nos afecta porque la contraparte puede solicitar el registro de una marca similar”.
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