sábado, 8 de abril de 2017
En el primer asaltado ante la Dirección de Signos Distintivos, Google se adelantó en la contienda al argumentar que la referencia a registrar podría tener confusiones con el nominativo Tube, de su marca YouTube.
De esta manera, con el marcador uno a cero frente a su contrincante, Corparques Bogotá no se quedó quieto y mediante un habilidoso recurso de apelación expuso que la marca que pretendía registrar quería identificar productos de comunicación por medios electrónicos y actividades deportivas, bajo el grupo 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.
“Desde el punto de vista del elemento nominativo destinado a otorgarle distintividad a la marca solicitada, es decir el elemento “Ami”, este no se asemeja al signo “YouTube”, pues no presenta ninguna coincidencia ni desde el punto de vista ortográfico, ni desde el punto de vista fonético”, indicó la defensa de Corparques.
En esas condiciones la Superintendencia confirmó que tendría que haber un segundo asalto para que el árbitro encargado, en este caso, José Luis Londoño Fernández, superintendente delegado para la Propiedad Industrial, tomará una decisión final y levantara la mano del vencedor.
Así las cosas, tras declararse el estudio de marcas y el examen de conexidad semiótico y ortográfico, la SIC estableció que se tendría que descomponer el signo solicitado para estudiar si tenía una naturaleza mixta o sencilla, es decir, si la marca por si sola podía tener suficiente distintividad.
Para Fernando Jiménez Valderrama, director del Centro de Estudios de Derecho Privado Aequitas de la Universidad de La Sabana, el componente nominativo está en lengua inglesa y por eso puede evocar en el consumidor un concepto de tubo, conducto o comunicación.
Siguiendo esta idea, Londoño Fernández afirmó que la marca a registrar tendría que ser traducida al español para identificar sí, en caso concreto, el nominativo Tube presentaba el mismo significado.
“El signo solicitado es de naturaleza compleja conformado por el elemento verbal “Amitubers”, expresión carente de significado en el idioma español dado que no le genera una idea concreta al consumidor”, afirmó la Superindustria.
Ya en el segundo asalto, y tras haber hecho un análisis de las acciones, Google salió victorioso del encuentro, mientras que a Corparques Bogotá se le fue negado el registro de la marca.
Según Gerardo Flórez, asociado senior de Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, “teniendo como punto de partida que la marca YouTube posee un alto grado de reconocimiento y posicionamiento en el mercado, resulta acertado protegerla de riesgo de confusión”.
Antecedentes
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fijó que mediante la normativa de la Comunidad Andina de Naciones se tendría que realizar el análisis de las marcas en conflicto. Sin embargo, así mismo indicó que para establecer mejor la decisión final, se tendría que realizar la traducción de los nominativos y verificar si estos estaban bajo la premisa de conexidad. Así las cosas, la delegatura, mediante la resolución número 73787, avaló las razones dadas por Google Inc y no dejó registrar la marca en el despacho.
La opinión
Gerardo Flórez
Asociado senior de PPU
“Teniendo como punto de partida que la marca YouTube posee un alto grado de reconocimiento y posicionamiento en el mercado, resulta acertado protegerla de cualquier riesgo de confusión”.
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