• Mateo Jaramillo

viernes, 2 de agosto de 2013

La compañía estadounidense de batidos de frutas, Smoothie King Franchises Inc., no pudo registrar la marca Smoothie King ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Tanto en primera como en segunda instancia se le negó la solicitud del signo comprendido en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza por su similitud con la marca Smoothies Restaurante y Café de la empresa colombiana que lleva el mismo nombre.

noviembre del año pasado, la dirección de signos distintivos de la SIC falló en oficio según la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En este caso, la delegatura argumentó una coincidencia gramatical y fonética de las marcas que podría generar una confusión indirecta en el consumidor. Además, ambos signos están registrados en la misma clasificación y hacen uso de los mismos canales de distribución.

A pesar de haber hecho uso del recurso de apelación, exponer el reconocimiento internacional que tiene la firma, usar la figura de la inapropiabilidad de palabras de uso cotidiano, exponer casos de registro similares en otros países y plantear la distinción entre las marcas; los representantes legales no pudieron convencer al ente regulador de la entrada de estos batidos a Colombia.

La firma de abogados Cavelier expuso en su apelación la “inapropiabilidad de términos de uso común” en el caso de la palabra ‘smoothie’. “Esta palabra es propia del argot estadounidense y no se traduce en una sola palabra al idioma español (…) Siendo la palabra un término de uso común para productos de la clase 32”, expuso el apoderado en su escrito. Así mismo, expuso los registros de Smoothies King en EE.UU., Canadá y Australia y otras 4 marcas similares en cada país.

Sin embargo, la dirección delegada para la Propiedad Industrial de la SIC arguyó que “el derecho al uso exclusivo sobre una marca está dado por el registro de la misma ante la oficina nacional competente de cada país y se circunscribe a dicho territorio. Luego, el ser titular de una marca en el extranjero no necesariamente implica que prospere el registro en otro país”.

Igualmente, evidenció una prevalencia del aspecto nominativo con respecto al elemento gráfico, lo que implica una menor distinción entre marcas para que el consumidor pueda diferenciarla. Finalmente, encontró una relación directa de las empresas, tanto en su finalidad y como en los canales de promoción y distribución de los productos.

Adriana Durán, abogada de la firma de bebidas estadounidense, explicó dos aspectos puntales. “Nosotros sabemos que el derecho sobre las marcas es territorial, lo que queríamos demostrar es que en distintos países pueden coexistir marcas con la palabra ‘smoothie’ en la clase 43 (restaurante)”.

Por otra parte, la abogada aclaro que la marca Smoothie King ya tiene el registro en la clase 32 (bebidas). “Generalmente, la SIC vincula las clases, en este caso bebidas y restaurantes, ese era nuestro argumento; y esperábamos que en este caso también lo hicieran”, agregó Durán.

Por ahora, no es seguro que se presente una demanda ante el Consejo de Estado, el cual podría apoyar o rechazar el concepto de la Superintendencia.