• Julián Puentes Villanueva

sábado, 26 de abril de 2014

Con el registro, la empresa multinacional pretendía distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional Niza como pantalones, vestidos de baño, sudaderas, faldas, abrigos, cinturones y en general prendas de vestir.

American Studios S.A interpuso un recurso de oposición fundamentado en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, ya que tenía registrado previamente la marca V.X.S. View Studios Xses y Diseño en la misma clase Internacional que pretendía registrar su signo Victoria’s Secret.

La parte opositora argumentó que al tener domicilio en la Ciudad de Panamá y por tanto ser un estado perteneciente a la Convención de Washington, era aplicable para este caso el artículo 7, que establece que todo  propietario de una marca protegida en uno de los estados contratantes, que conozca de alguna persona o entidad que use o pretenda registrar una marca igual o similar, y que pueda llegar a generar confusión en el consumidor, tendrá el derecho de oponerse empleando los recursos legales establecidos en el país que se pretenda hacer el registro, 

Por medio de su apoderado, el abogado especialista en propiedad intelectual de la firma Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda., Jaime Eduardo Delgado Villegas, la empresa opositora recalcó en el fallo la similitud ortográfica, fonética y gráfica entre las expresiones VSX y V.S.X que componían cada marca “la única diferencia entre las mismas, es que la marca registrada tiene unos puntos entre las letras V, S y X, además que la marca objeto de confrontación tiene la expresión Sport la cual es descriptiva para productos de la clase 25”, resaltó Delgado. 

American Studios finalizó la oposición alegando competencia desleal por parte de Victoria’s Secret, ya que según Delgado, “la solicitud de registro también estaba encaminada a obstaculizar el mercado en Colombia  de la marca registrada previamente por parte de la oposición, lo cual según nuestra legislación es un indicio que permite inferir que la solicitud se hizo con el fin de perpetrar un claro acto de competencia desleal”. 

La parte solicitante dio respuesta al recurso de oposición por medio de su abogado apoderado Álvaro Correa Ordóñez, especialista en propiedad intelectual de la firma Baker & Mckenzie, en el documento aseguraba que la sociedad opositora no lograba demostrar todos los elementos que impone el artículo 7 para impedir el registro de la marca.

En primer lugar, Ordóñez recalcó que “el hecho único de ser titular de un registro marcario de un país miembro  de la Convención General Interamericana de Washington, no era razón suficiente ni legitima al titular para presentar oposición a cualquier solicitud en otro país miembro de la Convención”.

El abogado de Victoria’s Secret agregó que la parte opositora no había hecho llegar al despacho pruebas necesarias para lograr demostrar varios puntos, entre los que se encontraban la competencia desleal que aseveraba American Studios por medio de su apoderado y la posible similitud entre las marcas y por tanto confusión en el consumidor.

En una primera instancia la SIC declaró infundada la oposición presentada por las sociedad American Studios S.A y a su vez concedió el registro a Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. de la marca VSX Sport argumentando que  la parte opositora no había hecho llegar al despacho pruebas que acreditaran indicios razonables que permitieran inferir que el registro de la marca era un acto de competencia desleal.

La Superindustria añadió que aprobaba la solicitud debido a que no se habían presentado pruebas que demostraran que la marca registrada estaba siendo utilizada en el momento de la solicitud de Victoria’s Secret, causal necesaria para que el articulo 7 de la Convención tuviera aplicación.

Ante esta resolución, American Studios apeló la decisión, por medio de un documento en el que adjuntaba las facturas de la marca V.X.S. View Studios Xses y Diseño para demostrar de esta manera la comercialización del signo marcario.

En una segunda instancia y luego de revisar las pruebas adjuntadas por la oposición, la Superindustria revocó su decisión inicial, al considerar que la marca que fundamentaba la oposición se usaba antes de presentarse la solicitud de registro y se seguía usando actualmente.

Finalmente, agregó que la parte opositora reunía todos los requisitos contemplados en el artículo 7, por lo tanto quedaba claro que el registro afectaba el derecho protegido por la Convención y además generaba un riego de confusión en el consumidor en cuanto no se podía realizar una diferenciación.

Antecedentes
La empresa Victoria’s Secret fue creada en 1977 por Roy Raymund, quien situó la primera tienda en California, para 1992 fue vendida a Limited Brands quien en 1993 hizo que Victoria’s Secret fuera una marca reconocida. Es curioso que el nombre de la marca no tenga en ningún lado el nombre de su fundador, esto se debe a que fue inspirada en la monarca del siglo XIX en Inglaterra, la reina Victoria. Ed Razek director de marketing de Victoria’s Secret aseguró para un artículo de la revista Forbes que cada mes tiene que rechazar una serie de peticiones de alto perfil de celebridades femeninasque quieren pertenecer a toda costa a los ángeles honorarios.