• Simón Granja

lunes, 10 de noviembre de 2014

Fundada en 1875, Toshiba gestiona hoy en día una red global de más de 740 compañías con 204.000 empleados en todo el mundo y con ventas anuales que superan los 6,3 billones de yenes, es decir US$68.000 millones. Esta compañía, con sede en Tokio, Japón, logró registrar la marca Satellite ante la Superintendencia de Industria y Comercio para distinguir diversos productos tecnológicos, en segunda instancia.

Una vez
se publicó el extracto que informaba de la solicitud, no se presentaron oposiciones; sin embargo, la entidad encabezada por el superintendente Pablo Felipe Robledo está en la obligación de realizar siempre el análisis de registrabilidad de toda marca solicitada.

Durante este proceso, en primera instancia, la Dirección de Signos Distintivos encontró en las bases de datos de la entidad la marca Canalsatellite, que pertenece al estudio y distribuidor de películas Canal +Groupe con sede en Francia.

Canal+Groupe es una productora francesa fundada el 4 de noviembre de 1984. La empresa cuenta con seis canales Premium, un canal generalista de formato único, con películas, deportes, información, ficción, documentales y programas de entretenimiento.

Ante el hallazgo, la entidad determinó que al cotejar el signo solicitado, se observa que reproduce casi en su totalidad la estructura gramatical de la marca previamente registrada, generando riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

Sobre la conexidad competitiva entre los productos que distinguen ambas marcas la Dirección expresó que a pesar de no pertenecer a la misma clase internacional de Niza (el solicitante en la clase 9; y el registrado en la 38) pertenecen a la categoría de productos electrónicos. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar la procedencia empresarial. Ante la negación del registro, el gigante japonés no se rindió y apeló argumentando que “el día 16 de septiembre de 2013 iniciamos la acción de cancelación total por no uso de la marca Canalsatellite”. “La cancelación por no uso es una herramienta efectiva que tiene como objeto aquellas marcas que no sean usadas efectivamente y, como en este caso, representa un obstáculo para el registro de otra”, explicó la abogada especialista en propiedad industrial de Wolf&Méndez, Helena Niño.

Efectivamente, el 16 de septiembre de 2013, Kabushiki Kaisha Toshiba, más conocida como Toshiba Corporation presentó solicitud de cancelación por falta de uso de la marca Canalsatellite para la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. En este caso, la Dirección resolvió que se pudo constatar que dicho signo venció el 9 de mayo de 2014 sin que el titular de la marca hubiese dado respuesta a la solicitud de cancelación y que por lo tanto, no presentó las pruebas para demostrar el uso del signo en los tres últimos años. De esta manera, la entidad canceló la marca de la clase 9.

Después de revisar cada una de las actuaciones, el superintendente delegado para la propiedad industrial, José Luis Londoño, resolvió que “teniendo en cuenta la inexistencia de antecedentes relevantes, esta delegatura concluye que la marca solicitada se puede registrar”. “Comparto la decisión de la Superintendencia: Al desaparecer el fundamento de la negación gracias a la acción de cancelación, era lógico conceder el registro solicitado, Satellite, de Toshiba”, afirmó Javier Delgadillo, abogado especialista en propiedad industrial de la firma Q&D Abogados.

Las Opiniones

Javier Delgadillo
Abogado especialista en propiedad industrial de Q&D ABOGADOS
“Comparto la decisión de la SIC en la que se permitió el registro de la marca Satellite de la compañía Toshiba. Al desaparecer el fundamento de la negación gracias a la acción de cancelación por no uso de la francesa Canal+Groupe, era lógico concederlo”.