• Natalia Arteaga

viernes, 11 de julio de 2014

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le negó la solicitud marcaria, Tottus a Falabella radicada el 22 de enero de 2013, porque encontró fundada la oposición presentada por Essential Export S.A., que defendía los intereses del reconocido signo Totto, registrado en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir morrales y maletines.

En su decisión el ente dirigido por Pablo Felipe Robledo, declaró fundada la oposición, y de acuerdo con ello, extendió el factor temporal de la notoriedad Totto y negó el registro de Tottus para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez publicado el extracto correspondiente a la solicitud de registro marcario de la referencia en la Gaceta 662, la sociedad Essential Export S.A., se opuso con el fin de desvirtuar la solicitud hecha por la chilena.

El recurso se dio, de acuerdo con los archivos que reposan en la SIC, con fundamento en los literales A y H del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que expone que no podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente los derechos de terceros, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un signo previamente registrado por un tercero, para los mismos productos o servicios, debido a que esto podría causar riesgos de confusión entre los consumidores, que podrían asumir que se trata de la misma procedencia industrial.

En la oposición se argumenta que Totto ha sido declarada en repetidas oportunidades como un signo notorio. Para aclarar dicha afirmación, se citó la Resolución número 12630 del 4 de mayo de 2007, que da cuenta de la declaración del reconocimiento que otorgó la Superindustria en ese momento, cuando se comprobó que dicha marca tenía un posicionamiento importante en el ‘top of mind’, que la ranqueaba entre las preferidas en su sector, que generaba un ingreso operacional elevado, que contaba con gran expansión nacional e internacional.

De acuerdo con Laura Rojas, abogada especialista en Propiedad Industrial, aclaró que que con esta decisión la compañía no solo protege la marca Totto, sino también al consumidor, pues es evidente que puede llegar a confundirse por la similitud nominal. Las ventas por comercialización de maletines, ropa y accesorios Totto entre 2011 y 2012 fue de más de $202.815 millones, de acuerdo con un certificado de revisión fiscal que presentó la compañía nacional para robustecer el argumento.

Los gastos en publicidad a diciembre de 2011, también entraron a jugar en la notoriedad y es que hasta esa fecha se había hecho una inversión de $9.455 millones en los últimos 12 meses, con los que intentaron generar recordación entre el público nacional. El informe incluyó además el gasto por el mismo concepto que a octubre de 2012 se había realizado. La cantidad superaba los $11.244 millones.

Para responderle a la firma local, Falabella, aseguró en su momento que el signo solicitado ostentaba de su propia distintividad y sello identificador que lo hace diferente de la marca ya registrada.

La firma apoderada de Falabella, según los documentos públicos dijo que su cliente tenía suficiente autonomía y determinación para hacer uso de la creatividad e innovación comercial.

Un aspecto que se destacó dentro de la contestación fue que la marca Tottus es una marca registrada en Chile, en donde cuenta con un importante posicionamiento. Esto con el fin de explicar que en países como el austral “ha coexistido con la marca Totto”.

Esta no es la primera vez que Falabella intenta meterse un ‘gol’ en Colombia con el registro de la marca Tottus y en 2013 ya se había intentado registrar en más de 10 clases, proceso que había sido bloqueado por una oposición similar.

Antecedentes
A finales de 1989, Totto inauguró su primera tienda en las instalaciones de la fábrica.

La gente empezó a encontrar los productos en las grandes superficies y en cada uno de ellos había una etiqueta en la que los clientes encontraban la dirección de la compañía. Poco a poco las personas empezaron a preguntar por los productos, y viendo el éxito del voz a voz, los propietarios decidieron abrir su primer punto de venta. La primera franquicia de Totto se abrió en Cali, en el Centro Comercial del Norte en Marzo de 1991, en ese año Jaime Alberto Cabal, amigo de Yonatan Bursztyn (propietario), le propuso el negocio de vender la marca.

Las Opiniones

Laura rojas
Abogada especialista en propiedad industriai
“La SIC, buscando la protección no sólo del titular de la marca Totto, sino del consumidor puesto que puede confundirse, realizó un acertado estudio comparativo, en el que tuvo en cuenta las grandes similitudes entre los signos”.

Juan carlos martínez
Profesor U. Sabana experto en propiedad intelectual
“La notoriedad es la consolidación de la reputación de un nombre, de un servicio o de un producto. Por su reputación en el mercado y por la similitud entre ambas marcas, ya que son competitivas, la SIC le da la razón a Totto”.