• Simón Granja

martes, 16 de septiembre de 2014

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), canceló la marca Ducati de la reconocida empresa italiana fabricante de motos que lleva el mismo nombre por falta de uso.

El signo distintivo que fue retirado a la multinacional, servía para distinguir prendas de vestir en el mercado local.

La solicitud de cancelación la presentó en 2010, Taher Hani Dahrough, una persona natural interesada en registrar un signo bajo el nombre de Ducati y a quien años atrás le negaron dicha solicitud en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, como consecuencia de la existencia de la marca de la ensambladora europea en los archivos del ente dirigido por Pablo Felipe Robledo.

Ducati Motor Holding S.P.A., tenía registrada ante la SIC su marca desde 1996.

De acuerdo con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, si una marca no ha estado siendo utilizada por un periodo de tres años o más, su cancelación se podrá dar de forma justificada.

El periodo de 1.095 días se tendrán en cuenta a partir de que se presente una solicitud de cancelación, o sea, si Hani Dahrough hizo uso del recurso en 2010, tuvo que haber probado que Ducati no utilizaba el signo desde 2007 (el periodo de desuso, según la resolución de la SIC, se dio entre diciembre de 2007 hasta finales de 2010).

Ducati presentó una serie de documentos, entre los cuales están las facturas por ventas realizadas en el periodo 2007 - 2010 las cuales fueron de $72 millones. Ante lo cual, argumentó que es una cifra muy significativa teniendo en cuenta el segmento del mercado al cual están dirigidos los productos que comercializa Ducati. En la respuesta de la empresa italiana a la solicitud de cancelación, explicaron que sus productos no son de consumo masivo.

Viejos contendores
Ocho meses antes de que Hani Dahrough, presentara el recurso de cancelación, había hecho la solicitud formal de la marca Ducati y en esa oportunidad la organización con sede en Italia se opuso argumentando riesgo de que ambos signos fueran confundidos por el consumidor, especialmente porque ambos pretendían distinguir los mismos productos en la plaza colombiana. En ese momento, la Superindustria falló a favor de la firma foránea, pero en menos de un año, la persona natural interesada en utilizar dicha marca, logró la revancha demostrando que Ducati era prácticamente un signo ‘muerto’ en el mercado de ropa nacional. Esta última decisión le da vía libre a Hani para intentar por segunda vez, convertirse en el títular del registro.

El abogado especialista en propiedad industrial, Guillermo Navarro, consideró que el problema “giró entorno a que cambió el abogado que representó la marca Ducati, en un principio fue el abogado Germán Castillo Grau el apoderado de italiana, sin embargo resultó presentando las pruebas la agente oficiosa, Ángela Liliana Cárdenas”.

Haní argumentó que ese cambio que se realizó fue ilegal e improcedente y eso pudo haberle dado ventaja en el caso. La SIC le dio la razón al ‘natural’ y por tal motivo la titularidad del signo Ducati le fue removido a la multinacional.

La opinión

Laura Rojas
Abogada especialista en propiedad industrial
“Resultó cancelado el derecho de la marca Ducati, que para efectos del interesado en la cancelación puede ser vano ante la notoriedad que puede llegar a probarse ante una solicitud de marca que se fundamente en el derecho de preferencia ”.