• Simón Granja

viernes, 25 de julio de 2014

La marca ‘90’ de Nike no podrá ser usada más por la multinacional. Así lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cuando admitió que por falta de uso 90o Noventa Grados, de la sociedad Made in France S.A.

El abogado apoderado de Made in France S.A, Andrés Valderrama Grijalba explicó que “Nike International no tuvo la forma de probar el uso de su signo, además la marca estaba registrada ante la SIC con el signo distintivo 90 y en realidad estaban usando la expresión Total 90”.

Ante la solicitud, la multinacional de productos deportivos argumentó que el signo distintivo 90 había sido utilizado por Nike de forma seria y efectiva dentro del mercado colombiano en las cantidades y modo usual para el tipo de productos catalogados en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca 90, señaló la empresa, se aplica a un modelo de ropa deportiva de la empresa norteamericana creada en el 2000 para los jugadores de fútbol. La gama de productos es de zapatos, pantalones cortos, camisetas, medias, canilleras y balones.

Esta ropa es diseñada específicamente para propósitos atléticos, por eso está compuesta de diferentes materiales que sirven para la absorción del sudor. Esta marca en específico es usada en el país por la sociedad Athletic Sport Inc Ltda que es eldistribuidor autorizado de Nike.

Dentro de las pruebas presentadas por la multinacional se encuentra un certificado de Nike que afirma que las ventas de los productos con la marca 90 fueron entre diciembre de 2009 y diciembre de 2012 de $1.421 millones.

Otra de las pruebas suministradas para la defensa es la prueba de la publicidad del producto que fue a través de revistas, vallas, prensa y televisión. Esto lo demuestran a través de fotografías de los locales, por ejemplo. Uno de los principales medios de propagación de su publicidad es a través de la imagen de los deportistas, principalmente de los jugadores de fútbol. Para demostrar esto utilizan varias fotografías de las camisetas de equipos de fútbol de su producción.

La marca 90, según la resolución, es de carácter nominativo pues se compone exclusivamente de números y ela solicitud era de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que reconoce artículos como vestidos, calzados y sombrerería. La empresa solicitante buscó registrar, el signo 90º Noventa Grados para reconocer los productos identificados en la clase 3 que son preparaciones para blanquear, para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; también para jabones, perfumería, aceites esenciales y cosméticos; productos que no son compatibles con el registro de Nike.

¿Por qué se cancela el registro?
La Dirección de Signos Distintivos sostuvo que la condición para declarar cancelado el registro de una marca, es que no debe haber sido usada durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación.

En el proceso, la marca debe presentar las pruebas suficientes que demuestren el uso.

En este caso específico, la SIC dijo que lo que presentó Nike corresponde a otra marca que es Total 90 (T90) y ese cambio de signo se dio desde 2010, razón por la cual la marca 90 no ha sido usada desde hace tres años y por tal razón, resuelve cancelar el registro de la marca 90 a nombre de la sociedad Nike International LTD.

Juan Pablo Cadena, abogado apoderado en el caso de la marca 90 de Nike, aseguró que como la multinacional no estaba utilizando la marca tal cual se tenía registrada, no se presentó oposición y el cliente señaló que no se debía apelar la decisión porque “ya teníamos los derechos sobre T90”. Después de la cancelación del signo 90, la empresa Made in France S.A solicitó el registro de su marca 90º Noventa Grados.

Anteriormente, la Superintendencia había negado el registro de esta marca mediante la resolución No. 35185 del 31 de mayo de 2012 porque había un signo ya registrado similar, 90 de Nike.

El 28 de diciembre de 2012 se presentó la acción de cancelación contra la marca propiedad de la multinacional. Después de este proceso no existía una razón para que se negara el signo solicitado, por tal motivo la empresa interpuso recurso de apelación a la resolución anterior y la SIC aprobó la marca puesto que no incurría en ninguna de las causas de irregistrabilidad.

Cronología del proceso
1. El 28 de noviembre de 2011 se solicitó el registro de la marca 90o Noventa Grados por la clase 03.
2. El 31 de mayo de 2012 la SIC negó el registro de la marca por la existencia de la marca 90 a nombre de Nike international.
3. El 28 de diciembre de 2012 se presentó acción de cancelación contra la marca 90 propiedad de Nike International.
4. 31 de mayo de 2013 la SIC ordenó la cancelación total de la marca 90 de Nike International.
5. Una vez obtenida la cancelación, la SIC no tuvo más opción que conceder la marca 90° Noventa Grados para la sociedad Made in France para identificat productos de limpieza.’

Las Opiniones

Juan Pablo Cadena
Abogado apoderado en el caso de la marca 90 de Nike
“Lo que ocurrió fue una acción de cancelación sobre la marca 90 de la empresa de la cual estoy apoderado. Lo que ocurrió fue que Nike no estaba utilizando el signo tal cual se tenía registrada, 90 se estaba usando para identificar los mismos productos que ahora están bajo el signo T90”.