• Simón Granja

sábado, 18 de octubre de 2014

El 16 de julio de este año llegó a Colombia la multinacional norteamericana Starbucks, con un primer local en la calle 93 y tres semanas después inauguraron el segundo punto en carrera 11 con 95.

Pero la compañía no vino sola, trajo sus marcas. Desde el 10 de mayo de 2013, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro de uno de sus signos distintivos que operan a nivel internacional, Shared Planet.

La fama y el reconocimiento de Starbucks no fueron suficiente para que la SIC le registrara su signo. La entidad al realizar el análisis de registrabilidad encontró que existía Sharé 100 por ciento café irán de Pedro Luis Martínez Lugo; y por tal motivo, al ser confundibles y asociables, decidió negar la solicitud en la clase 30 (café, té, chocolate para tomar, entre otros) de la Clasificación Internacional de Niza, pero se la concedió en las 36 y 41 que son para servicios financieros y educativos, tanto en primera como en segunda instancia, después que la compañía apelara la decisión.

La abogada especialista en propiedad industrial de Prietocarrizosa, Carolina Calderón, dijo que “el presente es un caso muy complejo ya que hay razones para considerar que los signos tienen diferencias sustanciales que no permitirían a un consumidor confundirse entre los mismos, pero por el otro lado, es claro que los elementos principales de ambos signos son bastante similares, de ahí que, entiendo la posición de la SIC al negar el registro”.

Shared Planet, según la página de internet de Starbucks, constituye el compromiso que tienen de operar de formas que resulten positivas para las personas y para el planeta, es decir, es su campaña de responsabilidad social. Lo que hace por medio de esta marca es obtener el café reduciendo el daño medioambiental y también pretenden devolver a los barrios y comunidades a las que pertenecen, parte de lo que reciben de ellos. Esta responsabilidad la asume a nivel global y en todos los países en los que tiene presencia.

Una vez se publicó la solicitud de registro, no se presentaron oposiciones, sin embargo la SIC está en la obligación, por el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de realizar siempre el análisis de registrabilidad del signo solicitado. En este caso, al proceder, encontró que Martínez tenía registrada su marca desde 2003 en la clase 30, la misma de una de las clases internacionales de Niza que solicitó la multinacional.

La fecha de vencimiento de la marca ya registraba es el 30 de abril de este año, y el periodo de gracia que concede la SIC es de seis meses, hasta el 30 de octubre.

El abogado especialista en propiedad industrial, Jesús Méndez, de la firma Wolf&Méndez expresó “estoy en desacuerdo con la SIC porque no debe asumir que el titular de la marca la va a renovar. En sentido estricto jurídico, la marca ya venció y en este caso está extendiendo un periodo de protección que no debería ser. En consecuencia yo considero que si el titular no ha renovado se debe entender que debió haber concedido el registro del signo solicitado por Starbucks, Shared Planet”.

“Puede que las marcas no se escriban de la misma forma, pero fonéticamente suenan igual. Yo soy de la posición de que los signos aunque gramaticalmente sean diferentes, si fonéticamente son susceptibles de inducir a error al público consumidor deben ser negadas y la SIC debe proteger el signo”, agregó Méndez.

La opinión

Carolina Calderón
Abogada especialista en propiedad industrial de prietocarrizosa
“Al estar la palabra ‘Shared’ al principio del signo solicitado, haría pensar que esta es la denominación principal. Además, la marca registrada evidencia mayor tamaño en la denominación ‘Sharé’ por lo que es la preponderante”.