• Dajibys Martínez Anaya

viernes, 27 de junio de 2014

La solicitud de registro marcario Café Soma que presentó Melquiceded Muñoz para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional Niza, como son café, té, cacao, azúcar, entre otros, fue negada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al reconocer la notoriedad de la marca OMA para identificar barras de café y restaurantes comprendidos en la clase 43, durante los períodos comprendidos entre 2010 y 2013.

La decisión se tomó, luego de que la empresa Restcafé S.A.S, presentara un recurso de oposición con el fin de desvirtuar dicha solicitud por la falta de distintividad, similitud y confundibilidad del signo solicitado con su marca OMA.

De acuerdo con la SIC, para que el registro de una marca sea negado se necesita que cumpla con varios requisitos, entre esos que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente pedido o registrado por un tercero; otro es que haya identidad o relación existente entre los dos productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y finalmente, que dicha identidad y relación de los signos y de los productos identificados sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

Carolina Vera, abogada y socia de Vera Abogados Asociados, quien es la apoderada del caso de la empresa Restcafé, como medida para evitar el registro, argumentó que la marca Café Soma no podía adelantar el proceso porque existía una clara intensión de aprovecharse del prestigio de la marca registrada previamente. Añadiendo que “el solicitante, copia la marca de mi demandante y le incluye una letra adicional para disfrazar su actuación a todas luces desleal”.

Ante la oposición presentada por la empresa Restcafé, el señor Melquiceded desistió del registro y renunció al trámite iniciado con la SIC, luego de que se le exigiera que allegara un memorial por no cumplir con los requisitos exigidos por la norma.

La marca notoria es la que goza de un reconocimiento especial, y por su gran difusión es conocida por clientes y sector económico.

Ante esta definición, Vera, manifiesta que “Restcafé ha adquirido el carácter de notoria por la difusión que ha realizado en diferentes mercados, la intensidad de uso y el prestigio adquirido a través del tiempo, pues es así como el consumidor le reconoce y asigna dicha característica”.

Jesús Méndez, abogado especialista en propiedad industrial de la firma Wolf Méndez Asociados Limitada, la decisión es acertada, por cuanto las marcas son similares a tal punto que puede inducir en error al consumidor, más aún cuando pretenden distinguir un producto de la misma clase.

Elemento nominativo
Según la SIC, si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, no habría riesgo de confusión, pero, si por el contrario, en ambos casos es el denominativo, la comparación deberá realizarse conforme al análisis de cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética y al elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Es así, como la SIC con base en estos lineamientos, encuentra que las marca opositora OMA tiene un fundamento válido para negar el registro del signo Café Soma, pues existe una confusión en el plano ortográfico y fonético de sus expresiones. Esto haría además que el consumidor equivocadamente pueda pensar que las marcas comparten el mismo origen empresarial.

La causal de irregistrabilidad en estudio, protege al signo notorio, frente a actos de reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

Antecedentes
En 1970, nació OMA, como la primera tienda de café gourmet en Bogotá. En sus inicios tuvo una buena acogida por su habitantes, quienes acudían masivamente a degustar las delicias que les presentaba el nuevo punto de encuentro.

Con el correr de los años, el negocio fue creciendo y los clientes empezaron a exigir otros tipos de café. Fue así como, además de vender café tostado y molido, empezaron a comercializar diferentes bebidas a partir del café, mientras que, paralelamente, se fueron adecuando locales, similares a los cafés romanos y parisinos, con sus tradicionales terrazas al aire libre. Los helados artesanales y graniza hacen parte de su menú.

Las Opiniones

Carolina Vera Matiz
Abogada y socia de Vera abogados asociados
“La marca Café Soma, no pudo ser registrada porque es evidente que existe una clara intención de aprovecharse del prestigio de la previamente registrada (OMA). El solicitante, copia la marca de forma integral, incluyéndole una letra adicional”.

Jesús Méndez
Abogado especialista en propiedad horizontal de la firma Wolf Méndez
“La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra ajustada al derecho, pues las marcas son similares a tal punto que pueden inducir en error al consumidor, aún más cuando pretenden distinguir un mismo producto”.