• Simón Granja

lunes, 15 de septiembre de 2014

El pasado 27 de mayo de 2013, Juan Carlos Restrepo Vélez, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca ‘Discover Freedom’ de Jansport, empresa norteamericana que comercializa maletas y bolsos . La entidad reguladora, después de realizar el estudio de registrabilidad decidió que la marca sí ha sido utilizada en el mercado colombiano y por lo tanto negó la cancelación.

La disputa marcaria inició el 29 de abril de 2011 cuando a Restrepo le negaron el registro del signo ‘Discovery’ para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, precisamente, porque ya existía el signo distintivo de ‘Discover Freedom’.

Uno de los argumentos que utilizó Restrepo para solicitar la cancelación del uso de Disocover fue que Jansport no es el directo distribuidor de la marca en el mercado interno. Sin embargo, el abogado especialista en propiedad industrial Jesús Méndez explicó que “no necesariamente el titular de la marca debe demostrar el uso directo del derecho de propiedad industrial reconocido y otorgado, sino como en este caso en particular el uso lo realizó un licenciatario autorizado por el titular de la marca y ese es un uso válido que ampara la normatividad colombiana”.

Para demostrar el uso de la marca , Jansport presentó los documentos que demostraron que sí han utilizado la marca ‘Discover Freedom’ durante los últimos tres años en el mercado que envuelve a toda la Comunidad Andina. Entre estos, presentó las ganancias que ha obtenido la compañía en el periodo entre 2010 y 2013 en Colombia, Perú y Ecuador, las cuales llegan a $2.886 millones. Siendo Colombia , de los tres países, en el que más maletas vendieron con 447.047 unidades, seguido de Ecuador con 427.176; y por último Perú, 138.138.

También, argumentó que la marca ha sido promocionada principalmente por medio de revistas publicadas entre los años 2010 y 2013, que contiene, entre otros, los productos ‘Discover Freedom’ para su comercialización junto con la marcas ‘Jansport’, por lo general la primera acompaña a la segunda en la parte inferior.

Méndez explicó que “el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció que la acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no ha sido utilizado en, al menos, uno de los países miembros, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción”.

Sin embargo, esta vez no prosperó la solicitud de cancelación puesto que Jansport logró demostrar con los suficientes recursos que efectivamente sí había usado desde 2010 la marca ‘Discover Freedom’ en los países de la Comunidad Andina.

Por su parte el abogado especialista en propiedad industrial Eduardo Varela señaló que, “ante una solicitud de cancelación por no uso, el propietario de la marca debe demostrar el uso de esta. En este caso es evidente que se acredita el uso en Colombia, Ecuador y Perú y sin agregar o quitar elementos que modifiquen sustancialmente la marca registrada, por tal razón, considero que la SIC tomó la decisión acertada”.

Historia de Jansport
En 1967 tres jóvenes en Seattle, Washington, comenzaron haciendo paquetes y arte al aire libre. La idea de negocio se basó en generar productos para el viaje, el descubrimiento de la diversión, la libertad, y la aventura con toque juvenil. Los tres fundadores decidieron hacer algo diferente con sus vidas, diseñar productos más innovadores y construir una sociedad de consumo a su alrededor. De ese ejercicio emprendedor fue que nació Jansport, hoy la empresa norteamericana tiene consolidados sus productos en más de 30 países, con una oferta amplia de maletines y maletas de viajes.