jueves, 27 de agosto de 2015
La Dirección de Signos Distintivos negó, en primera instancia, la solicitud de Mapfre familiar, compañía de seguros y reaseguros, que pretendía registrar la marca mixta para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Cuando se trata de empresas grandes, como es el caso de Mapfre, que tienen varias empresas afiliadas, es muy posible que exista una “marca sombrilla” de la cual se desprenden distintas marcas. A partir de esa hay distintas divisiones dentro del grupo empresarial.
Eduardo Varela, socio de Cavelier Abogados, firma apoderada de la solicitante explicó que este es un concepto ajeno para la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y, por eso, exigen que todas las marcas idénticas deben estar en cabeza de un mismo titular. Entonces, las empresas deben ajustarse en el ámbito del registro ante la SIC y dejar la titularidad de las marcas en cabeza de una sola de sus empresas.
“Como se trata de servicios financieros, de la clase 36, todas las marcas Mapfre que distinguen ese tipo de servicios tienen que estar en cabeza de una sola empresa. No puede dividirse el portafolio de marcas en diferentes empresas, aún si son del mismo grupo empresarial”, agregó Varela.
Para apelar a la decisión proferida en primera instancia, Cavelier decidió transferir todas las marcas Mapfre registradas en Colombia a nombre de una sola compañía, la solicitante, Mapfre familiar, compañía de seguros y reaseguros. Así, desaparecería la causa de negación y se revocaría la decisión de la Dirección de Signos Distintivos.
Con el contrato de transferencia suscrito entre ambas empresas del grupo Mapfre, la SIC determinó que el signo solicitadoya no estaba incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Finalmente, concedió el registro al solicitante,
Este es un caso muy parecido al caso de Microsoft y Skype, en donde la SIC le negó a Microsoft el registro de la marca Skype, porque todas las marcas con ese nombre debían estar, bajo la titularidad de Skype que es el dueño de las marcas Skype, en Colombia.
La diferencia esta vez es que en el caso de Microsoft, la empresa cedió la solicitud de registro a Skype, mientras que en este caso, hubo una transferencia de los derechos de la marca Mapfre, bajo la titularidad de Mapfre al solicitante del mismo grupo, Mapfre familiar, compañía de seguros y reaseguros que pretendía registrar la marca Mapfre, la aseguradora global de confianza.
El grupo español tiene 9 marcas registradas en Colombia que identifican servicios de la clase 16, 35,36, 37, 39, 41 y 44 bajo una misma titularidad, la de Mapfre familiar, compañía de seguros y reaseguros
Eduardo Varela
Apoderado Mapfre familiar, compañía de seguros y reaseguros
“Las marcas idénticas tienen que estar a nombre de una sola empresa. Entonces, lo que hicimos fue que pusimos todas las marcas Mapfre a nombre de una sola compañía y conseguimos el registro”.
Édgar Iván León Robayo
Facultad de Jurisprudencia - Universidad del Rosario
“La transferencia de una marca opera de forma similar a como sucede con un bien corporal, pues para ello basta un acto jurídico de disposición entre el enajenante y su adquirente. Se trata de un contrato”.
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