jueves, 27 de noviembre de 2014
Dos amigos, Danny y Moy, cuando estudiaban en la universidad amaban el tequila. Ambos crecieron en México D.F., ciudad construida en la tradición pero innovadora en arquitectura, arte y diseño y creían que la bebida nacional de su país no reflejaba al México contemporáneo, así que decidieron crear un tequila que sí lo hiciera. Así nace Tequilera Milagro, empresa que no logró registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la marca Leyenda del Milagro.
La historia de esta resolución comenzó el 29 de mayo de 2012 cuando la Tequilera presentó la solicitud de registro de la marca para distinguir bebidas alcohólicas, comprendidas en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
Una vez se publicó el extracto que informaba de la solicitud, no se presentaron oposiciones; sin embargo, cabe recordar que la SIC está en la obligación por el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina a realizar el análisis de registrabilidad.
Durante el estudio, la Dirección de Signos Distintivos, en primera instancia, encontró la marca Leyenda propiedad de Representaciones Continental la cual distingue vinos, aperitivos y licores, comprendidos en la misma clase que el signo solicitado.
Al compartir la expresión milagro y al ser en ambas marcas la parte más distintiva del conjunto del signo, la entidad resolvió que si se llegara a registrar Leyenda del Milagro, los consumidores podrían confundirse sobre el origen empresarial y pensar que es un nuevo producto de la empresa Representaciones Continental.
La abogada especialista en propiedad industrial, Laura Rojas, de CJE Abogados, explicó que “el pronunciamiento de la Dirección está de acorde con los parámetros que la jurisprudencia ha dado para la realización de este tipo de comparaciones marcarias”.
“Una posibilidad para registrar la marca habría sido solicitar la cancelación por no uso del signo ya registrado. Si se hubiera procedido de esta manera, sí se podría haber registrado. En este caso no se acogió esta alternativa y por eso negaron la solicitud”, afirmó la abogada especialista en propiedad industrial, Helena Niño, de Wolf&Méndez.
“La coincidencia entre los elementos Leyenda hacen que efectivamente ambos signos sean confundibles, teniendo en cuenta que los productos están en la misma clase internacional. Por tal razón, estoy completamente de acuerdo con la decisión que tomó la entidad”, agregó.
Ante la negativa que encontró Tequilera Milagro, para registrar su marca, decidió apelar la decisión argumentando que la Dirección no debió fragmentar el signo solicitado puesto que el Tribunal Andino ha reiterado que la valoración debe llevarse a cabo de la marca en su conjunto. Además de que “tiene elementos gráficos y nominativos adicionales que la diferencian de Milagro, el ya registrado, y por lo tanto no hay riesgo de confusión”.
El superintendente delegado para la propiedad industrial determinó que coincide con el análisis efectuado por la Dirección. La negación fue tanto para la marca de la empresa, como también para dos de sus tequilas: Milagro Reposado y Milagro de barril reservado reposado. Rojas afirmó que, “la decisión tomada por la oficina de marcas sigue la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
Las Opiniones
Helena niño
Abogada especialista en propiedad industrial de wolf&méndez abogados.
“La coincidencia entre los elementos Leyenda genera que efectivamente los signos cotejados sean confundibles, además que los productos están en la misma clase internacional. Por eso, estoy completamente de acuerdo con la decisión”.
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