• Paula Viviana Suárez

lunes, 5 de octubre de 2015

En abril del 2014,  Ferris Enterprises Corp., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro de Yupi Choco Choc horneados baked, para identificar productos de la clase 30: bebidas a base de chocolate, bombones de chocolate, chocolate, mousse de chocolate, alimentos a base de harina y de maíz, barquillos, barras de cereales; entre otros varios productos de confitería a base de arroz, maíz y cereales.

Ante la solicitud radicada por Mauricio Pinzón, socio de Pinzón Pinzón & Asociados, la sociedad ecuatoriana Universal Sweet Industries presentó oposición y solicitó a la SIC que se negara la marca pretendida.

Álvaro Correa, socio de Baker & McKenzie y apoderado de la ecuatoriana, argumentó que la expresión Choco Choc es una marca registrada por Universal Sweet Industries bajo el expediente 13-122389 y la marca pretendida por Ferris Enterprises Corp. reproducía los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales de ésta.

A pesar de que Ferris Enterprises Corp., era titular desde 1988 de la marca nominativa Chocochoc para identificar productos de la clase 30, la SIC la canceló por no uso, a partir de una solicitud realizada por Correa en enero de 2014. El trámite de Correa respondía a su búsqueda para que la SIC concediera el registro de Choco Choc de Universal Sweet Industries para registrar productos de la clase 30 que él había solicitado en mayo de 2013.

Entre este quite y jale, la SIC  canceló por no uso Chocochoc y por otro lado, concedió el registro a la empresa ecuatoriana.

Sin embargo, Ferris Enterprises Corp. decidió registrar su marca de nuevo, esta vez bajo el nombre Yupi Choco Choc horneados baked para que la SIC concediera su registro.

Ante esta situación, la Dirección de Signos Distintivos determinó negar la marca pretendida por Ferris Enterprises Corp. y consideró que el elemento preponderante del signo solicitado era una reproducción de la marca previamente registrada y que la adición de las palabras Yupi, horneados y baked no dotaban al signo de la distintividad necesaria para mitigar el riesgo de confusión. Ferris Enterprises Corp apeló la resolución, pero la SIC confirmó la decisión anterior.

Según Correa,  “Ambas marcas reproducían la misma combinación y los derechos de La Universal debían ser respetados ante una reproducción exacta de su marca registrada”.

Para Hasbleydi Calvo, gerente legal de Bonila Marcas, “la similitudes  marcarias no dependen, en general, de los elementos distintos que aparezcan en ella, sino de los semejantes y la disposición de estos para evitar el riesgo de confusión”.

Antecedentes
Luego de la crisis financiera de Ecuador en 1999, La Universal se declaró en bancarrota y quedó fuera del mercado. En 2006, Isabel Noboa, CEO del Consorcio Nobis, compró la empresa y le cambió el nombre a Universal Sweet Industries y retornó al mercado con todas sus marcas. Sin embargo,  la empresa mantiene el nombre de La Universal a nivel comercial. Nobis es un holding de Ecuador fundado en 1997, que abarca los negocios agrícola, inmobiliario, industrial, comercial y turístico. 

Las opiniones

Álvaro Correa
Apoderado de Universal Sweet Industries
“Argumentar que el elemento Yupi individualiza el signo solicitado es una ratificación de una estrategia que no es permitida por la ley, bajo la que Ferris intenta escudarse en un signo independiente”.

Hasbleydi Calvo
Gerente Legal Bonila Marcas
“La similitud marcaria no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los semejantes y la disposición de estos para evitar el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor”.