• Simón Granja

sábado, 26 de julio de 2014

Extensiones, adornos, gorras, bandas y otros elementos para el cabello como también barbas postizas son los productos que se comprenden en la clase 26 de la clasificación internacional de Niza. Esta es la categoría que Luis Fernando Vélez, dueño de un local de San Andresito solicitó para registrar la marca mixta del signo Soprano.

La oposición surgió ante la Superintendencia de Industria y Comercio por parte de la empresa Home Box Office la misma reconocida productora HBO. La justificación de su actuación es por el registro de la marca The Soprano y el riesgo de similitud y de confundibilidad que representa la marca solicitante.

En la resolución se evidencia la pelea. Después de la oposición llegó el contraataque, Fernando Vélez se comunicó con el abogado Andrés Valderrama de la firma Quiroga y Asociados y el proceso de defensa inició. Lo primero que dijeron fue que no existe conexión competitiva entre los productos.

Pero la decisión no depende de ellos, la Dirección de Signos Distintivos, encargada de analizar estos casos de conflictos marcarios, dijo que para decidir acerca de la solicitud de registro se debe realizar el examen de registrabilidad. En esta ocasión HBO presentaba la oposición desde el registro que tiene en Perú, la norma en estos casos dice que la marca opositora deberá acreditar su interés en el mercado de Colombia.

Según el abogado Valderrama “Es necesario aclarar que al momento de presentar la oposición la sociedad HBO tenía los siguientes trámites en curso: The Sopranos cl. 26 y cl. 35 en Colombia, mientras que en el país vecino se encontraba registrada por las clases 9, 16, 21 y 25”.

Toda vez que las solicitudes de registro con las que se pretende demostrar el interés legítimo en nuestro país buscan amparar productos y servicios diferentes a los que distinguen los registros peruanos fundamento de la oposición” no se puede continuar con el análisis de registrabilidad.

De esta manera, la Dirección considera que la sociedad opositora no satisface el requisito exigido por la normatividad andina.

En efecto, la Superintendencia permitió el registro presentado por Luis Fernando Vélez de su marca Soprano para los productos para cabello que él importa y que comercializa en un puesto de San Andrecito.

Después de este caso, ante la Superintendencia, Home Box Office presentó solicitud tras solicitud para registrar su marca The Sopranos; sin embargo, por el literal a) de la Decisión 146 de la Comisión Andina, el signo de Luis Fernando Vélez se impuso y no ha permitido que se logre registrar tan reconocida marca de la serie de televisión.

De 6 solicitudes de registro de marca todas han sido negadas. El abogado Valderrama dice “HBO por un error en la sustentación de la oposición internacional se quedó sin poder registrar la marca The Sopranos en Colombia. Es importante resaltar que esta serie ha sido una de las más vistas y exitosas en la historia de la televisión mundial”.

Por otro lado, el abogado especialista en propiedad intelectual Juan Carlos Uribe opina que “es muy difícil establecer el principio de notoriedad por parte de la empresa HBO porque el nombre de la serie es común” .

Si uno habla de ‘sopranos’ no piensa en la serie, recalca Uribe, piensa en los cantantes a diferencia de si la marca es por el nombre de películas como Harry Potter o Star Wars que no son nombres comunes. Así mismo, el experto asegura que en estos casos es viable tratar de hacer oposición cuando puedo establecer un acto parasitario, pero “cuando es una palabra común, yo tengo que poder sustentar muy bien la reputación del signo. Creo que en este caso la SIC falló bien”.

Juan Carlos Uribe
Abogado especialista en Propiedad industrial
“Si uno habla de sopranos no piensa en la serie, piensa en el cantante. A diferencia de si la marca es por el nombre de películas como Harry Potter o Star Wars que no son nombres comunes, en cambio, este sí lo es, por eso es difícil alegar notoriedad”.