• Simón Granja

lunes, 22 de septiembre de 2014

La Superintendencia de Industria y Comercio le negó a Citgroup la solicitud de registro de la marca CitiFX Pulse.

La marca aspiraba reconocer el servicio que presta el grupo bancario por medio de una plataforma de comercio electrónico que le permite a las empresas cotizar y negociar divisas en tiempo real internacionalmente. Esta plataforma funciona a nivel mundial y para lograr su registro, el banco tendría que recurrir a Consejo de Estado o cambiar la marca.

La negación se dio en ambas instancias por la similitud y confundibilidad con Pulse de la empresa Pulse Network, que no se opuso, pero que la SIC encontró al realizar el estudio de registrabilidad.

La entidad dijo “existen evidentes semejanzas fonéticas y ortográficas entre los conjuntos confrontados derivadas de la reproducción total de la marca registrada. Adicionalmente, los signos confrontados amparan los mismos servicios, circunstancias que refuerzan la idea de que su coexistencia en el mercado acarrearía riesgo de asociación”.

El abogado especialista en propiedad industrial Javier Delgadillo explicó que si Citigroup “utilizara la marca, estaría infringiendo los derechos de propiedad industrial del signo distintivo previamente registrado y se expondría a una demanda por infracción de marcas”.

La marca opositora distingue los servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza limitándolos a identificar servicios financieros, de pagos y transferencias electrónicas de fondos y de banca electrónica. Adicionalmente, esperaba reconocer el suministro de cajeros automáticos; de procesamientos de datos en el campo de mensajes de transferencias electrónicas de fondos entre instituciones financieras, servicios de tarjetas de crédito, débito y prepagas.

Por otro lado, la solicitante distingue servicios de la misma clase, pero limitados a financieros, de comercio en línea de moneda extranjera, bonos, depósitos de mercado de dinero, servicios de noticias e información relacionados con el intercambio de moneda extranjera, bonos, depósitos de mercado de dinero, depósitos estructurados y productos basados en suscripciones; servicios de reporte financieros. Y se aclaró que ninguno de los servicios anteriormente descritos está relacionados con los servicios que distingue la marca ‘Pulse’.

“La SIC indicó que las variaciones realizadas en los elementos denominativo y gráfico del signo CitiFXPulse únicamente dejarían en la mente del consumidor que la marca original fue innovada por su titular, y por tanto, no es suficientemente distintivo, lo que genera una confusión indirecta”, explicó el abogado Rodolfo Lizarazu especialista en propiedad industrial. Frente a la decisión tomada, Citigroup apeló y sustentó su desacuerdo diciendo que Citigroup y Pulse Network suscribieron un acuerdo de coexistencia para las marcas Citifix Pulse 6 y Pulse dado que cada una de las partes reconoce las diferencias en los servicios identificados con una de las marcas, así como las diferencias ortográficas y fonéticas existentes. También expuso que la marca es una derivación de la marca notoria ‘Citi’.

“Por su parte el superintendente confirmó la decisión de la Dirección indicando que no por el hecho que una marca sea notoria esta no pueda estar incursa en una causal de irregistrabilidad, y la notoriedad no es fundamento para la concesión de nuevas marcas. De otra parte, “los acuerdos de coexistencia marcaria, como el que celebraron Citigroup y Pulse Network no pueden otorgar derechos automáticamente y que en el presente caso existe confusión en los signos confrontados”, explicó Lizarazu.

Las Opiniones

Rodolfo Lizarazu
Abogado especialista de Lizarazu, Sossa & Peña
“La SIC expresó que los acuerdos de coexistencia marcaria, como el que celebraron Citigroup y Pulse Network no pueden otorgar derechos automáticamente y más cuando, como en el presente caso, existe confusión entre los signos confrontados”.