domingo, 3 de noviembre de 2013

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.  Tal  procedimiento se encuentra  ampliamente regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,  en cuyo Título XII, artículos 224 a 236, se consagran  las  normas aplicables a los  signos notoriamente conocidos. 

El titular de una marca, que considera a ésta notoria, puede presentar una oposición al registro de una marca solicitada, en tanto concurran las causales para que la misma no sea registrable, caso en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio deberá establecer si se cumplen los supuestos fácticos previstos, incluyendo la notoriedad del signo distintivo con base en el cual se presenta oposición.  E igualmente, la notoriedad  podrá solicitarse al momento en que se interpone la acción de cancelación de un registro marcario, acreditándose, para tales efectos, las pruebas que sean pertinentes.  

A título de ejemplo, resaltamos que la Superintendencia de Industria y Comercio al decidir  sobre  el reconocimiento  de notoriedad de algunas marcas,   ha  venido  realizando un análisis cuantitativo y cualitativo del material probatorio que el solicitante aporta para acreditar la notoriedad; considerando entre otros la existencia de niveles considerables de ventas, las inversiones en publicidad y el material  publicitario;  pero  llama  la  atención, por  ejemplo,  que en desarrollo del  estudio cualitativo, al  valorar   los  estudios de  mercadeo  que acreditan el posicionamiento de la marca  en el mercado, ha  sostenido que  necesariamente dichos estudios deberían evidenciar que la marca ocupa el primer  lugar  en el mercado o es reconocida como la numero uno por los  consumidores en el sector pertinente. 

A la luz de la mencionada posición, es posible concluir que el reconocimiento del  carácter notorio de la marca está supeditado a que la misma sea considerada como la número uno en el  sector pertinente, planteamiento este que ha servido de  fundamento a la negación del carácter notorio de algunas marcas durante el tiempo. Sin embargo, en recientes resoluciones, esta misma entidad ha  modificado su posición manifestando en el análisis probatorio respectivo, que  si bien la marca que pretende ser reconocida como notoria, compite directamente con la  marca número  uno del mercado,  es preciso  reconocer  que la  misma  ha logrado posesionarse en el mercado, situación que se evidencia  en las restantes  pruebas aportadas, tales  como los  altos volúmenes de  ventas  acreditados y las sumas  considerables  invertidas  en la  publicidad  de la misma.  Así las cosas, es  posible afirmar que la jurisprudencia reiterada de la Superintendencia ha evolucionado, al punto de otorgarle un  considerable  valor  probatorio al  volumen  de las ventas y las  inversiones de  publicidad, como factores principales a tener en  cuenta  para  determinar el carácter  notorio de una marca, eliminando como  requisito indispensable para acceder al reconocimiento, que la marca esté  posesionada  como la  número uno del mercado.   

Dicha posición  reconoce los grandes esfuerzos  realizados por los titulares de las marcas para obtener un  posicionamiento en el mercado, las cuales, si  bien  no  ostentan el  primer  lugar en la  recordación de los consumidores, si son fácilmente reconocidas y recordadas por éstos, que han tenido contacto con los  servicios  o  productos  que  identifican,  o  que  si bien,  no han  tenido dicho contacto, saben que se  ofertan  bajo  las marcas y le endilgan a  las mismas un origen empresarial  y características o cualidades específicas. 

Esta nueva línea de interpretación se ajusta al espíritu de la normas que regulan los signos  notoriamente  conocidos  y  cumple cabalmente  con la  finalidad de las  mismas, la  cual  no es otra  que otorgar  una  protección  especial  a  las marcas  que han logrado posicionarse en el mercado como producto de los grandes esfuerzos de sus titulares, evitando el uso indebido de las mismas, que pueda causar un debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que han ganado en el mercado y la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente de  su  prestigio.