Lunes, 1 de Septiembre DE 2014
Lunes , Febrero 11, 2013

Las 10 marcas internacionales que han tenido líos por sus homónimas locales

Bogotá_
Cuerpo de la Noticia: 

Pero muchas de esas multinacionales se han encontrado con una sorpresa nada grata que en muchos casos generan largos líos jurídicos: marcas similares o idénticas a las suyas y con las que operan en los países donde hacen presencia, han sido previamente registradas, algunas veces con buena fe y otras, con intereses de por medio.

Estos casos pueden registrarse en dos terrenos. El primero, y según lo advierte María José Lamus, directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene que ver con la “falta de cuidado de los extranjeros” al no tener claro desde el principio los países a los cuales van a ingresar. El segundo caso, muestra que muchos colombianos al viajar al exterior conocen la marca y al ver que no tiene presencia en el país, la registran.

Pero ¿qué hacen las compañías cuando llegan y se encuentran con una marca igual a la suya?. Según Laura Rojas, abogada especialista en marcas, patentes y propiedad industrial, las extranjeras, por un lado, buscan el acercamiento con la empresa que tiene su marca para llegar a un acuerdo, pero también se presenta el caso en que prefieren no invertir en el país porque no quieren someterse a un amplio conflicto marcario. Igualmente, dijo, es común intentar buscar probar la notoriedad de su marca para lograr la cancelación del signo. En este sentido, hay casos que llegan hasta el Consejo de Estado, instancia en la cual se puede demandar las decisiones de la Superindustria.

Buscar acuerdo
En principio, las multinacionales buscan un acercamiento e intentan llegar a un acuerdo con las medianas empresas que tienen su signo. Uno de los más recientes casos, tiene que ver con la marca de ropa y accesorios Forever 21 que ingresó al país el 24 de agosto de 2012. A pesar de todos los intentos de la firma Techsport Colombia S.A por registrarlo, la Superindustria resolvía negarlo por generar confusión con el nombre Forever de propiedad de la firma Vía Scala S.A.S.

Fue así como optó por acogerse a la figura del licenciamiento, caso en el cual la empresa Techsport Colombia S.A. mediante su filial que comercializaría la marca, y Vía Scala S.A.S., propietaria del nombre Forever, acordaron un canon de pago por el uso de los derechos de marca.

Para el ex superintendente de Propiedad Industrial, Giancarlo Marcenaro, no existe una cifra establecida para la realización de negociaciones entre dos empresas. En este orden, María José Lamus explicó que en la Superintendencia no es obligatorio informar la realización de un convenio.

“Las partes lo hacen de forma voluntaria para que nosotros lo tengamos en cuenta en el momento de realizar el examen de registrabilidad”, sostiene.

Deciden no invertir
Según Laura Rojas, hay varias empresas que han optado por no tener presencia en el país por evitar entrar en un conflicto marcario. “Cuando llegan y se encuentran con tantos tropiezos deciden probar en otro mercado”, aseguró.

Proceso de cancelación
Las multinacionales deben probar la notoriedad de su marca en los países de la Comunidad Andina de Naciones para lograr la cancelación de un signo confundible con el suyo. Según Marcenaro, la posibilidad de que prospere una acción de cancelación está en demostrar que la marca es notoriamente conocida en Perú, Bolivia, Ecuador o Colombia. “Deber certificar que era conocida en el momento en que el colombiano solicitó el nombre”, enfatizó. En este caso, la SIC cancela la marca y otorga el registro a su legítimo dueño.

Americana The Timberland Company
Cuando llegó al país, la sociedad The Timberland Company buscó la cancelación de la marca Timberland de la sociedad Stanton & Cia, con fundamento en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929, conocida comúnmente como la Convención de Washington. El conflicto tuvo origen en 1982, cuando Stanton & Cia. S.A. solicitó el registro de la marca. Éste le fue concedido por la Superindustria y como consecuencia, The Timberland Company, inició varias acciones y finalmente logró recuperar su signo.

Japonesa Panasonic
Para entrar al mercado colombiano con la marca KDK, la sociedad Matsushita Seiko Co. Ltda.(Panasonic) solicitó la cancelación del registro del mismo signo registrado por Bassin Yazdeh para distinguir productos de la clase 11 internacional. No obstante, la Superintendencia negó la cancelación al encontrar que las pruebas presentadas por la compañía japonesa para comprobar la notoriedad, no correspondían a la fecha en la que se solicitó el registro. En última instancia, el Consejo de Estado declaró la nulidad del registro de Bassin Yazdeh.

Suiza AldoGroup
La Superindustria negó el registro de la marca nominativa Aldo a la empresa suiza Aldo Group International AG, por proteger el signo, del mismo nombre, de Silvano Aldo Sicilia, quien además presentó oposición advirtiendo que generaría confusión en los consumidores. Por su parte, Aldo Group alegó que las marcas contenían elementos suficientes para lograr su diferenciación en el mercado. Finalmente, en agosto de 2012 y en última instancia, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió ratificar la decisión inicial.

Americana Annco INC
La Superindustria, mediante Resolución No. 65875 de 31 de octubre de 2012, negó el registro de la marca Ann Taylor en Clase 14, solicitado por la sociedad Holser y CIA. S.A. de CV. Lo anterior, en virtud de la oposición presentada por Danilo Romero, actuando en calidad de apoderado de la sociedad Annco, INC., domiciliada en Nueva York propietaria de más de 250 registros a nivel mundial de la marca Ann Taylor. La SIC encontró que el signo solicitado era irregistrable teniendo en cuenta el Artículo 7 de la Convención de Washington.

China Aigo
El 31 de mayo de 2011, la Superindustria concedió en primera instancia el registro de la marca Aigo a Rafael Angel Velásquez. Ante el hecho, la compañía china Aigo Digital Technology Co. Ltd presentó recurso de apelación para desvirtuar el registro marcario con fundamento en la notoriedad de su marca y en un acto de competencia desleal. No obstante, la SIC encontró que la empresa no logró probar la notoriedad de su marca pero concluyó que Velásquez ya conocía de la existencia de Aigo y resolvió revocar la decisión.

Francesa Sephora
La compañía francesa Sephora y la colombiana Fedco, durante años se han disputado las marcas Sefora y Sephora. Desde julio de 2002, la sociedad Fedco S.A solicitó el registro de la marca nominativa Sefora para distinguir productos de la clase tres internacional. Petición que negó la SIC al encontrar que Sefora y Sephora presentaban una amplia identidad fonética que hacen confundibles al consumidor. Fue así como consideró que Sefora estaba incurso en el causal de irregistrabilidad y resolvió negar el registro solicitado.

Americana forever 21 inc
La marca de ropa y accesorios Forever 21 que ingresó al país el año pasado, intentó en varias ocasiones registrar su marca pero la Superindustria lo negó por generar confusión con el nombre Forever, de propiedad de la firma Vía Scala S.A.S. Fue así como la empresa optó por buscar un acuerdo y acogerse a la figura del licenciamiento, caso en el cual, la empresa Techsport Colombia S.A mediante su filial que comercializa la marca, y Vía Scala S.A.S, propietaria del nombre Forever, acordaron un precio al uso de los derechos de la marca.

Italiana Benetton
La sociedad Benetton Group S.p.A presentó solicitud de registro de la marca Sisley para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la sociedad Jean Fashion S.A. interpuso oposición contra la solicitud por tener registrada en el mercado una marca del mismo nombre. La italiana alegó la notoriedad de su signo para buscar el registro en el país. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que las marcas podrían generar confusión y resolvió negarla.

Alemana Mederer
La empresa alemana Mederer G.M.B.H propietaria de las gomitas Trolli en todo el mundo, no logró registrar su marca porque Procaps presentó oposición por ser idéntica a su signo que ampara productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. No obstante, Mederer argumentó que “todas las marcas habían sido obtenidas de mala fe, con violación a los derechos de la sociedad sobre el signo notorio Trolli”. Además, realizaron una demanda por competencia desleal. Finalmente, la compañía alemana aunque intentó por todos los medios recuperar su marca e ingresar al país con sus gomitas, no logró la cancelación del signo de Procaps y no demostró la notoriedad de su marca.

Española telefónica
La empresa de telefonía Vivo, filial de la multinacional española Telefónica, quiso registrar su marca en Colombia, pero no pudo porque en Medellín existe un gimnasio que tiene el mismo signo. La compañía Telefónica S.A. presentó recurso de apelación ante la decisión de la Superintendencia pero no tuvo resultado. A pesar de ser empresas de sectores distintos, la SIC vio que si se permitía el registro de dicha marca se podría crear confusión, máxime porque en su parecer, los signos tienen amplia similitud ortográfica y fonética.

Ana María Bedoya Jiménez

abedoya@larepublica.com.co

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