lunes, 27 de junio de 2016
El motivo de su objeción fueron las semejanzas fonéticas, visuales y ortográficas con su signo ya registrado. Estas similitudes podrían hacer que el consumidor adquiriera un producto Yoky creyendo que hace parte de una línea de productos relacionados con Doki, de Discovery.
Ante esto, la solicitante respondió que el signo tiene elementos que lo diferencian y que su signo ha estado registrado desde 2011, en las categorías 3,5,16,21 y 35, sin que su coexistencia implicara problemas.
La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio coincidió con la solicitante y avaló la marca. En su análisis halló que “la presentación de las marcas confrontadas es completamente distinta en su diseño, tipo de letra, posición”, sin contar con que lo fonético y ortográfico tampoco resultaba un limitante.
Aún perdiendo el pleito, la marca Doki recibió el estatus de notoria. Para el caso, adjuntó una serie de pruebas que demostraban su presencia en el mercado, con las que logró que la Dirección declarara su notoriedad con la representación gráfica de un cachorro, con el objetivo de identificar “servicios de entretenimiento”.
Discovery no se echó atrás. Mauricio Patiño, apoderado de Croydon, presentó una apelación debido a que “es evidente que la empresa solicitante quiere aprovecharse del concepto construido en la mente de los niños al utilizar el mismo animal para la marca Yoky y distinguir productos conexos con los de Doki”.
Sin embargo, la Delegatura le halló la razón a la Dirección de Signos, pues las marcas se pronuncian de forma diferente, el diseño no se asemeja y el signo ya había sido registrado para otro tipo de productos y servicios. Sin ninguna coincidencia que los perjudicara, la entidad no procedió a revisar una posible relación competitiva entre Yoky y Doki.
Así mismo, ante las acusaciones de aprovechamiento indebido que lanzó Discovery, la Delegatura aclaró que “no se acreditó que las similitudes entre los signos impliquen la afectación de la fuerza distintiva de la marca notoria”, ni que Yoki use el prestigio de su adversaria para atraer clientes. Así, decidió concluir con el aval del registro, pese a la concesión de la notoriedad.
En relación con este asunto, Ángela Amaya, socia de la firma Amaya Propiedad Intelectual declaró que “la decisión de la Superintendecia fue acertada, pues, además de las diferencias fonéticas y figurativas presentes en los signos, también vemos que el solicitante es titular de varios registros, cuyo conjunto marcario y productos se encuentran incluidos ahora en la nueva solicitud”.
Antecedentes
El 17 de julio de 2008, la SIC concedió el registro de la marca Discovery Kids en la clase 25, a nombre de Discovery Communications, según declaró el abogado Guillermo Navarro, quien fue apoderado de la marca durante un pleito contra la empresa colombiana Croydon. La pugna se inició para resguardar el signo Discovery, y continuó con Discovery Be Yourself, Discovery Expedition, Discovery Channel y Discovery Kids Doki. A esta última se le concedió la inscripción en la categoría 25, para identificar únicamente “vestidos”.
Ángela Amaya
Socio de la firma Amaya Propiedad Intelectual
“Además de las diferencias fonéticas y figurativas presentes en los signos, también vemos que el solicitante es titular de varios registros que se encuentran incluidos ahora en la nueva solicitud”.
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